juris PraxisReporte

Leitsätze

1. Erfinder i.S.v. § 37 Abs. 1 PatG kann nur eine natürliche Person sein. Ein maschinelles, aus Hard- oder Software bestehendes System kann auch dann nicht als Erfinder benannt werden, wenn es über Funktionen künstlicher Intelligenz verfügt.
2. Die Benennung einer natürlichen Person als Erfinder ist auch dann möglich und erforderlich, wenn zum Auffinden der beanspruchten technischen Lehre ein System mit künstlicher Intelligenz eingesetzt worden ist.
3. Die Benennung einer natürlichen Person als Erfinder im dafür vorgesehenen amtlichen Formular genügt nicht den Anforderungen aus § 37 Abs. 1 PatG, wenn zugleich beantragt wird, die Beschreibung um den Hinweis zu ergänzen, die Erfindung sei durch eine künstliche Intelligenz generiert oder geschaffen worden.
4. Die Ergänzung einer hinreichend deutlichen Erfinderbenennung um die Angabe, der Erfinder habe eine näher bezeichnete künstliche Intelligenz zur Generierung der Erfindung veranlasst, ist rechtlich unerheblich und rechtfertigt nicht die Zurückweisung der Anmeldung nach § 42 Abs. 3 PatG.

A.

Problemstellung

Der BGH verneint in der Entscheidung die Frage, ob auch eine künstliche Intelligenz (KI) in einer Patentschrift als Erfinder benannt werden kann. Erfinder i.S.v. § 37 Abs. 1 PatG i.V.m. § 6 PatG kann nur eine natürliche Person sein. Gleichwohl urteilt der BGH, dass es dem Erfordernis einer hinreichend deutlichen Erfinderbenennung nicht entgegensteht, wenn diese um die Angabe ergänzt wird, der Erfinder habe eine näher bezeichnete KI zur Generierung der Erfindung veranlasst.

B.

Inhalt und Gegenstand der Entscheidung

Die Entscheidung des BGH erging auf eine Rechtsbeschwerde und Anschlussbeschwerde gegen den Beschluss des 11. Senats (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts.

In dem Verfahren vor dem Bundespatentgericht ging es um eine Patentanmeldung, in der der Anmelder die Erteilung eines Patents begehrte, für das eine künstliche Intelligenz als Erfinder benannt war. Zugrunde lag die Erfindung eines Lebensmittel- oder Getränkebehälters mit speziell geformter Wandung. Die auf dem amtlichen Formblatt eingereichte Erfinderbenennung erhielt die Angabe „DABUS – Die Erfindung wurde selbstständig durch eine künstliche Intelligenz erzeugt.“

Die dergestalt gehaltene Anmeldung war vom Patentamt mit der Begründung zurückgewiesen worden, als Erfinder könne nur eine natürliche Person benannt werden.

Im gegen die Zurückweisung angestrengten Beschwerdeverfahren verfolgte der Antragsteller einen Haupt- und mehrere Hilfsanträge: Im Hauptantrag begehrte er in erster Linie, die oben genannte Erfinderbenennung mit dem Zusatz „c/o S.“ zuzulassen. Im ersten Hilfsantrag wurde die Feststellung begehrt, dass es keiner Erfinderbenennung bedürfe. Der zweite Hilfsantrag ging dahin, den Antragsteller als Erfinder zu benennen und die erste Seite der Beschreibung mit dem Zusatz zu versehen „Die vorliegende Erfindung wurde von einer künstlichen Intelligenz namens DABUS geschaffen“. Ein dritter Hilfsantrag sah eine Nennung des Antragstellers als Erfinder ergänzt um den Zusatz „S. der die künstliche Intelligenz DABUS dazu veranlasst hat, die Erfindung zu generieren.“

Das Bundespatentgericht hatte den Hilfsantrag 3 als begründet angesehen, so dass die Erfinderbenennung gemäß diesem Antrag als form- und fristgerecht eingereicht anzuerkennen war. Hiergegen wandte sich die Präsidentin des Patentamts, die dem Beschwerdeverfahren gemäß § 77 PatG beigetreten war, mit der Rechtsbeschwerde.

Der BGH hat die Rechtsbeschwerde zurückgewiesen. In der Begründung stützte sich das Gericht – ebenso wie das Patentgericht – auf § 37 Abs. 1 PatG, wonach nur eine natürliche Person Erfinder sein kann. Ein Softwaresystem kann auch dann nicht als Erfinder benannt werden, wenn es über Funktionen der Künstlichen Intelligenz verfügt. In seiner mit Verweis auf die historischen Grundlagen und die herrschenden Ansichten in Literatur und Rechtsprechung begründeten Entscheidung stellt der BGH maßgeblich auf das Recht auf das Patent gemäß § 6 PatG ab, welches der Erfinder oder dessen Rechtsnachfolger innehat. Sowohl in der historischen Rückschau (Rn. 25) als auch unter Heranziehung der herrschenden Meinung in aktueller Literatur (Rn. 26) und Rechtsprechung (Rn. 27) ist als Erfinder im Sinne dieser Vorschrift diejenige (natürliche) Person zu verstehen, deren schöpferischer Tätigkeit die Erfindung entspringt. Auch ein Vergleich mit den nationalen Regelungen anderer Staaten wird gezogen (Rn. 28).

Der BGH stellt bei der Auslegung des § 6 nicht nur auf den tatsächlichen Vorgang des Auffindens einer neuen technischen Lehre ab, sondern verweist auch auf deren Funktion im Hinblick auf die Begründung rechtlicher Beziehungen. Die Stellung als Erfinder begründe nicht nur das Recht auf das Patent, sondern auch das Erfinderpersönlichkeitsrecht (Rn. 30).

Auch die Möglichkeit, Systeme künstlicher Intelligenz zum Auffinden technischer Lehren einzusetzen, begründe kein abweichendes Verständnis der §§ 6 und 37 Abs. 1 PatG. Maßgeblich ist danach nicht die Frage, ob die mit der KI aufgefundene technische Lehre auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Entscheidend ist, ob der Stand der Technik Anlass gab, zu dieser Lehre zu gelangen (Rn. 34). Daneben stellte der BGH klar, dass es für die Erfinderbenennung gerade nicht darauf ankomme, ob der Gegenstand der Anmeldung patentfähig ist (Rn. 35).

Weiterhin wird ausgeführt, dass eine solche Zuordnung auch nicht davon abhängt, ob der Beitrag der natürlichen Person zu der Erfindung einen eigenständigen erfinderischen Gehalt aufweist. Insoweit werden zunächst die Grundsätze zur Beurteilung der Stellung als (Mit-)Erfinder i.S.v. § 6 PatG bemüht (Rn. 37). Diese werden auf den Fall, dass die Erfindung mit Hilfe eines Systems künstlicher Intelligenz aufgefunden wurde, angepasst. Erforderlich ist demnach auch hierbei ein menschlicher Beitrag, der den Gesamterfolg wesentlich beeinflusst hat (Rn. 38). Der BGH stellte dazu ausdrücklich klar, dass es auch beim Einsatz von KI bislang möglich ist, solche menschlichen Beiträge zu identifizieren und daraus durch rechtliche Bewertung die Stellung als Erfinder abzuleiten.

Auch auf der Grundlage dieser Feststellungen sah der BGH allerdings eine Erfinderbenennung einer natürlichen Person, ergänzt um den Zusatz, der Erfinder habe die KI DABUS zur Generierung der Erfindung veranlasst, als zulässig an (Rn. 61 f.). Die Anforderungen des § 37 Abs. 1 PatG werden als erfüllt angesehen, da hinreichend deutlich werde, dass DABUS nicht als Miterfinder angegeben wird, sondern nur als Mittel, dessen sich der Anmelder zum Auffinden der beanspruchten technischen Lehre bedient hat (Rn. 64). Die Angabe ist hinreichend eindeutig und schlüssig. Ob die ihr zugrunde liegende rechtliche Bewertung inhaltlich zutrifft, sei im Anmeldeverfahren hingegen nicht zu überprüfen (Rn. 65). Es gelte kein generelles Verbot, im Einzelfall bei der Erfinderbenennung zusätzliche Angaben zu machen (Rn. 68).

C.

Kontext der Entscheidung

I. Internationale Dimension

Mit der Entscheidung äußert der BGH sich nunmehr auch hierzulande höchstrichterlich zum Thema Erfinderbenennung einer künstlichen Intelligenz, die vom Betreiber der DABUS-Software bereits in verschiedenen Jurisdiktionen weltweit strategisch anhängig gemacht wurde. So verweist auch der BGH in der eigenen Begründung zu seiner ablehnenden Haltung auf in anderen Ländern zu der Frage bereits ergangene Gerichtsentscheidungen (Rn. 28). Gerichte u.a. im Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten und Neuseeland haben bereits letztinstanzlich entschieden, dass nur eine natürliche Person als Erfinder benannt werden kann (ausführlich Leistner/Stadler, RDi 2024, 454, 455). Der Blick über die Grenzen der eigenen Rechtsordnung ist legitim, da der Patentschutz, wie der Schutz des Geistigen Eigentums generell, international zu einem gewissen Grad harmonisiert ist, was insbesondere im TRIPS Übereinkommen (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) zum Ausdruck kommt (vgl. dazu Stoll in: Busche/Stoll/Wiebe, TRIPs, 2. Aufl. 2013, Einleitung 1, Rn. 4 ff.; das TRIPS Übereinkommen selbst enthält allerdings keine Definition des Erfinderbegriffs, da es nicht Erfinder, sondern Investoren als Zielgruppe hat, vgl. v. Saint-André/Tasdelen in: Busche/Stoll/Wiebe, Art. 29 Rn. 16 Fn. 35).

Der UK Supreme Court etwa stellte ebenso, wie es der BGH hier nun tut, allein auf die Frage der gesetzlichen Voraussetzungen der Erfinderbenennung ab. Ob Erfindungen, die mit Hilfe autonom agierender KI-Systeme generiert wurden, überhaupt patentierbar seien, oder ob für diese Fälle etwa über eine Ausdehnung des Konzepts des ‚Erfinders‘ nachzudenken sei, sei nicht zu entscheiden. Die Entscheidung hierüber obliege dem Gesetzgeber, da es sich um grundlegende Fragen zu den Zielsetzungen des Patentsystems und insbesondere dessen Anreizfunktion handelt (UK Supreme Court, Urt. v. 20.12.2023 – [2023] UKCS 49, Rn. 48 ff.). Die reine Auslegung von Anwendungsbereich und Bedeutungsgehalt des Erfinderbegriffs führe jedoch zu dem klaren Ergebnis, dass davon nur natürliche Personen und keine Maschinen umfasst seien (UK Supreme Court, Urt. v. 20.12.2023 - [2023] UKCS 49, Rn. 54 ff.).

Auch der US Court of Appeal for the Federal Circuit stützte seine „DABUS-Entscheidung“ auf eine Auslegung des Gesetzeswortlauts, wonach als Erfinder nur eine natürliche Person in Betracht kommt. Auch der im US Patent Act zur Definition verwendete Begriff des Individuums („individual“), bezeichne bei seiner Verwendung als Subjekt allein Menschen (United States Court of Appeal for the Federal Circuit, Urt. v. 05.08.2022 - 2021-2347, p. 7). Insbesondere das vom Kläger vorgebrachte Argument, eine Patentverletzung könne auch durch nicht-menschliche Akteure – wie Unternehmen – begangen werden, verfange nicht, da es keine Rückschlüsse für die Auslegung des Erfinderbegriffs zulasse (United States Court of Appeal for the Federal Circuit, Urt. v. 05.08.2022 - 2021-2347, p. 8). Ebenso könne es für die Auslegung des Begriffs nicht darauf ankommen, ob eine mithilfe einer KI generierte Erfindung möglicherweise naheliegend i.S.d. 35 U.S.C. § 103 sei, da es sich dabei um eine Patentierungsvoraussetzung handle (United States Court of Appeal for the Federal Circuit, Urt. v. 05.08.2022 - 2021-2347, p. 8/9). 35 U.S.C. § 103 definiert das Nicht-Naheliegen („non-obviousness“) als Patentierungsvoraussetzung, welche gleichbedeutend mit der „erfinderischen Tätigkeit“ („inventive step“) ist (vgl. dazu amtliche Fußnote 5 zu Art. 27 TRIPS-Übereinkommen). Abschließend formulierte das US-Gericht griffig „This is a case in which the question of statutory interpretation begins and ends with the plain meaning of the text.“ (United States Court of Appeal for the Federal Circuit, Urt. v. 05.08.2022 - 2021-2347, p. 9).

Von besonderem Interesse dürfte darüber hinaus auch eine Entscheidung des Australischen Federal Court sein, worin dem Antrag auf Erfindernennung zunächst stattgegeben wurde, was jedoch vom Full Court revidiert wurde (ausführlich Leistner/Stadler, RDi 2024, 454, 455).

II. Argumentation des BGH

Auch der BGH stützt seine Entscheidung maßgeblich auf den in den §§ 6 und 37 PatG gesetzlich verankerten Erfinderbegriff und sieht hiervon nur natürliche Personen umfasst (vgl.o.). § 6 PatG setzt voraus, dass der Erfinder rechtsfähig ist. Weiterhin hebt der BGH hervor, dass die Stellung als Erfinder das Auffinden einer technischen Lehre erfordert, was voraussetzt, dass es sich um eine natürliche Person handelt (vgl. Bacher, GRUR 2024, 1387, 1400).

Ebenso wie auch andere Gerichte im internationalen Kontext grenzt der BGH zudem klar die Frage der Patentfähigkeit ab, welche vom Vorliegen der Patentierungsvoraussetzungen abhängt (Rn. 35).

Die Argumentation zur Erfinderbenennung knüpft an die zur Nennung als (Mit-)Erfinder gemäß § 6 Satz 2 PatG angelegten Maßstäbe an und überträgt diese auf den Kontext KI-gestützter Erfindungen. Danach muss der menschliche Beitrag keinen eigenen erfinderischen Gehalt aufweisen, sondern es genügt ein Beitrag, der den Gesamterfolg wesentlich beeinflusst hat (Rn. 36 ff.). Dafür komme der umstrittenen Frage, welche Art oder Intensität ein menschlicher Beitrag aufweisen muss, allerdings keine ausschlaggebende Bedeutung zu. Vor allem die Festlegung, ob die Stellung als Hersteller, Eigentümer oder Besitzer eines KI-Systems ausreicht oder ob Handlungen mit einem engeren Bezug zu der aufgefundenen technischen Lehre erforderlich sind, sei nicht notwendig (Rn. 39). Letztlich rekurriert der BGH darauf, dass es auch beim Einsatz von KI nach heutigem Stand der Technik immer einen menschlichen Beitrag gibt, da eine vollkommen autonom agierende KI bisher noch nicht existiert. Der menschliche Beitrag ist unabhängig rechtlich zu bewerten und daraus die Stellung einer natürlichen Person als Erfinder abzuleiten (Rn. 39).

Bemerkenswert ist indes, dass der BGH bei einer nach diesen rechtlichen Maßstäben erfolgenden Nennung einer natürlichen Person als Erfinder keinen Anstoß daran nimmt, dass ein beschreibender Zusatz auf die Verwendung einer KI hinweist. Insoweit werden die Voraussetzungen des § 37 Abs. 1 PatG trotzdem als erfüllt angesehen, da hinreichend deutlich sei, dass die KI nicht als Miterfinder angegeben sei und der Anmelder damit eindeutig als Erfinder benannt sei.

D.

Auswirkungen für die Praxis

Die Auswirkungen für die Praxis sind zumindest für die Frage der Erfinderbenennung als gering anzusehen, da auch bisher ausreichend deutlich aus dem Gesetzeswortlaut hervorging, dass nur natürliche Personen als Erfinder benannt werden können. Insofern bestätigt die Entscheidung nunmehr höchstrichterlich, was auch bisher schon herrschende Lehre ist. Zu unterstreichen ist aber auch, dass der BGH einen ergänzenden Zusatz dahin gehend, dass eine KI zum Einsatz kam, ausdrücklich zulässt (Albrecht, GRURPrax 2024, 539). Er ist nach Auffassung des BGH zwar rechtlich irrelevant, rechtfertigt aber nicht die Zurückweisung der Anmeldung, weil er von den übrigen Angaben ohne Weiteres getrennt werden kann (Bacher, GRUR 2024, 1387, 1400).

Der BGH betont zudem, dass die Benennung als Erfinder nicht voraussetzt, dass der Gegenstand der Anmeldung patentfähig ist (Rn. 35). Gerade die Prüfung der Richtigkeit der Angaben ist durch ausdrückliche gesetzliche Anordnung gemäß § 37 Abs. 1 Satz 3 PatG unterbunden, um das Erteilungsverfahren von der Erörterung und Prüfung der Erfinderschaft freizuhalten (Benkard/Schäfers, PatG, § 37 Rn. 9). Konkret in Bezug auf die Erfinderbenennung stellt der BGH aber klar, dass es möglich und ausreichend ist, den menschlichen Beitrag zu identifizieren und daraus durch rechtliche Bewertung die Stellung als Erfinder abzuleiten (Rn. 40).

Trotzdem kann die Entscheidung in Zukunft indirekte Auswirkungen auf die Beurteilung der Patentierungsvoraussetzungen, insbesondere der erfinderischen Tätigkeit, haben. Denn soweit das Gericht auf der Grundlage des § 6 PatG und der Anforderungen an die Miteigentümerstellung argumentiert, ist dies für die Prüfung der Patentierungsvoraussetzungen von Bedeutung. Der BGH führt aus, dass der menschliche Beitrag den Gesamterfolg wesentlich beeinflusst haben muss. Im Zusammenhang mit der Frage der Erfinderbenennung soll es dabei gerade nicht auf Art und Intensität des Beitrags ankommen. Gleichwohl führt das Gericht Kriterien auf, die hierfür von Bedeutung sein können und nimmt damit indirekt zur Frage der erfinderischen Tätigkeit bei KI-gestützten Erfindungen Stellung. Hierfür kann möglicherweise schon an die bloße Stellung als Hersteller, Eigentümer oder Besitzer anzuknüpfen sein oder aber gefordert werden, an Handlungen mit einem engeren Bezug zu der aufgefundenen technischen Lehre anzuknüpfen, etwa spezielle Maßnahmen der Programmierung oder des Datentrainings, das Initiieren des Suchvorgangs, der die beanspruchte Lehre zutage gefördert hat oder die Überprüfung und Auswahl unter mehreren vom System vorgeschlagenen Ergebnissen oder anderen Tätigkeiten (Rn. 39). Insoweit stellt der BGH bereits mögliche Kriterien in den Raum, lässt aber nicht erkennen, welche seiner Auffassung nach ausschlaggebend sein könnten. Trotzdem liefert die Entscheidung so bereits wichtige Orientierungspunkte für Anforderungen an die erfinderische Tätigkeit im Zusammenhang mit KI-gestützten Erfindungen (dazu eingehend Leistner/Stadler, RDi 2024, 454, 456 ff.; vgl.a. Engel, GRUR 2022, 864). Jedenfalls ist daraus wohl abzulesen, dass es für die Beurteilung der Patentierungsvoraussetzungen durchaus ausschlaggebend sein kann, ob eine KI zum Einsatz kam (so auch Baumann, NJW 2024, 2996).